歐盟的一號指令和《共同體商標條例》既沒有對馳名商標加以定義,也沒有提供認定馳名商標的具體標準。但歐洲法院在1999年的General Motors Corporation v.YpLon SA.案(C-375/97)判決中,還是提出了認定一個商標是否馳名時"必須"( must)考慮的若幹因素。法院指出,一個商標若要成為馳名商標,就必須在它所覆蓋的產品或服務所在的領域為足夠數量的相關公眾(a sig-luficant part of the public concemed)所知。要確定這一條件是否得到滿足,法院必須考慮案件的所有相關因素,尤其是該商標所占有的市場份額,商標的強度,商標所使用的地理範圍和持續時間,以及企業為宣傳該商標所作投資的大小,等等。就地理範圍而言,法院特別強調,一個商標隻要在該成員國的實質部分(a substantialpart)馳名即可認定為馳名,而不要求其在一個成員國全境馳名。
與中美的做法不同,一號指令和《共同體商標條例》對馳名商標所提供的保護,僅限於注冊的馳名商標,而不涉及未注冊商標。我國對已注冊和未注冊的馳名商標提供不同程度的保護。美國對已注冊和未注冊的馳名商標所提供的保護則基本上沒有區別,隻是在判斷某一商標是否馳名時,可將注冊與否作為考慮因素之一。
比較各國馳名商標認定因素的規定可以看出,盡管各國列舉的具體考慮因素不完全相同,但仍具有很多共同之處,有些因素是各國一致認為應予考慮的,這些因素主要包括:
1.該商標為相關公眾知曉的程度
馳名商標必須在相關公眾中具有比普通商標更高的知名度,在這一點上,各國商標法的規定不存在差異。問題隻是在於,該商標必須在多大比例的相關公眾中知名,才能成為馳名商標?各國商標法對此沒有明確規定。歐洲法院雖然明確指出應在"足夠數量"的相關公眾中馳名,但如何認定"足夠數量"仍有待法院自由裁量。不僅如此,歐洲法院在上述案件的判決中還特別強調,在認定一個商標是否馳名時,不得劃定一個特定的比例,要求該商標必須在這一特定比例以上的相關公眾中知名才算馳名(判決書第25段)。在實踐中,雖然劃定一個確定的比例存在困難,但一個隻在較低比例的相關公眾中知名的商標很難被認定為馳名商標。
2.該商標持續使用的時間長度和地理範圍
一個商標若要馳名,沒有一段較長時期的連續使用是不可能的。這一時間長度雖然同樣不好劃定一個具體的界限,但筆者認為至少必須在數年(如3-5年)以上。否則該商標很難在相關公眾中獲得較高的知名度。商標使用的地理範圍同樣會對其知名度產生影響,一個隻在有限的、較小的地理範圍內使用的商標,不可能成為馳名商標。
3對商標的廣告宣傳力度
在一個被稱為"信息爆炸"的現代社會,純粹通過使用、不做廣告宣傳而成為馳名商標的可能性已微乎其微。尤其在商標投入使用的早期,.大量的廣告宣傳往往是一個商標走向馳名必不可少的手段。但是,廣告宣傳雖然有助於商標馳名,卻不必然導致商標馳名。我國《馳名商標認定和保護規定》第3條(三)項即要求考慮對商標進行廣告宣傳的持續時間、程度、地理範圍等,包括宣傳的方式、媒體的種類及廣告投放量。這些考慮有其合理性。例如,隻在一種媒體上做廣告,即使持續時間較長,也未必能使該商標馳名。
除上述因素外,各國商標法大都規定了一些其他的考慮因素。在實踐中,法院在認定馳名商標時完全可以納入商標法沒有明確列舉的其他合理因素。事實上,各國商標法明確列舉的考慮因素大都帶有示範性質,而不是窮盡性的。我國《商標法》第14條即以"該商標馳名的其他因素"作為兜底條款,明確授權法院根據具體案情考慮其他因素。
三商標的馳名程度
(一)反淡化保護要求更高的馳名度
一件商標在根據前述的標準被認定為馳名商標後,即可獲得較普通商標而言更寬的保護,主要表現為可獲得跨類保護。這種擴大的保護在我國《商標法》第13條、《蘭哈姆法》第43條c款、歐盟一號指令第4條第3款及其他相關條款和《共同體商標條例》中都有明確規定。不過,各國雖然都對馳名商標提供跨類保護,但其提供跨類保護的條件或程度並不相同。例如,我國《商標法》第13條雖然對馳名商標提供跨類保護,但這種跨類保護隻提供給已注冊馳名商標,未注冊的馳名商標不能享受跨類保護。不僅如此,已注冊馳名商標享受跨類保護仍以混淆為基礎,我國現行法並不提供反淡化保護。在美國,以混淆為基礎提供跨類保護時,並不需要商標馳名,美國法院在實踐中是通過對"關聯商品"的擴大解釋,即將"關聯商品"解釋為包括事實上既不相同也不相類似的商品,而為所有的商標提供跨類保護。但是在以淡化為基礎提供跨類保護時,則需要商標馳名。歐盟則既提供基於混淆的跨類保護,也提供基於淡化的跨類保護,但都隻針對馳名商標。
從法律條文上看,歐美商標法隻是要求尋求反淡化保護的商標是馳名商標,而對該商標應馳名到何種程度,要求不是很明確。但從立法史看,歐美立法者確曾將反淡化法的保護對象限於少數高度馳名的商標。例如,在1988年美國修改商標法時,參議院司法委員會在其提交的審議報告中涉及淡化的部分即指出,反淡化法是在聯邦層次創造了一種"高度選擇性"(lughly selective)的訴由;其所保護的是"真正馳名"( truly famous)的商標;反淡化法隻打算涉及"少數"(a narrow category)注冊的馳名商標。美國商標法雖然沒有將馳名商標進一步區分為一般馳名商標和高度馳名商標,但理論界和實務界均認為對馳名商標的認定本身應該非常嚴格。麥卡錫教授指出,如果根據一個商標是強商標,,被告對這一商標的使用可能導致混淆這一事實,就得出這一商標當然也具備了適於反淡化保護的馳名度的結論,那就是錯誤的。第一巡回法院在1998年的一個案件中也指出,獲得反淡化保護所要求的馳名度和顯著性標準,比基於傳統的商標侵權提供的保護所要求的標準更嚴。理論界和實務界都認為,應以挑剔的(discriminating and se-lective)眼光來認定馳名商標。美國商標法修改委員會在其1987年的報告中也指出,應以更高的標準來衡量尋求反淡化保護的商標的知名度。
歐盟一號指令1980年的草案中,也曾要求享受跨類保護的商標在歐盟"全境"(in the entire community)具有"很高的聲譽"(high reputation),隻是在最終的定稿中去掉了"全境"(entire)和"很高"( high)的字樣。
筆者認為,由於反淡化保護是商標權保護範圍的又一次重大擴張,且反淡化法所保護的隻是商標權人的利益,對其適用範圍應有嚴格限製。對於享受反淡化法保護的商標,應有更高的馳名度要求。這種更嚴格的要求突出表現在對商標馳名的地域範圍和公眾範圍的要求。
(二)商標馳名的地域範圍
我國《馳名商標認定和保護規定》對馳名商標的馳名範圍已有規定:就地域範圍而言,是指在中國馳名;就公眾範圍而言,是指在相關公眾中馳名。但該規定隻是對馳名商標認定條件的要求,即某一商標若要成為馳名商標,它至少必須已在上述範圍內馳名,否則就不屬於馳名商標。這一規定既不是針對馳名商標的反淡化保護而作出,也不應適用於馳名商標的反淡化保護。
就地域範圍而言,筆者認為,享受反淡化保護的馳名商標應在全國範圍內馳名。由於反淡化保護使商標權人的權利及於非類似商品或服務,因而是對商標權保護範圍的一次重大擴張。這種權利的擴張同時意味著其他競爭者的自由將受到更多的限製,因而這種擴張本身也應受到限製。否則,商標權就可能演變成比版權和專利權更具有壟斷性的權利(商標權可以無限次續展),成為限製競爭的工具。由於淡化是基於消費者的聯想,即消費者在看到在後商標時會聯想到在先商標,因此,如果尋求反淡化保護的商標隻在有限的區域馳名,也就隻有有限的公眾可能發生聯想,這種有限的聯想不能作為認定淡化的依據。
我國《馳名商標認定和保護規定》雖然規定弛名商標應在"中國"馳名,但究為在中國全境馳名,抑為在部分區域馳名,並不明確。從實際情況看,由於地方法院(包括高級人民法院、中級人民法院)可以認定馳名商標,使得一些並未在全國馳名的商標也被認定為馳名商標。甚至出現所謂"先認定,後馳名"的不正常現象。因此要求尋求反淡化保護的商標必須在全國範圍內馳名是必要的。要求全國範圍內馳名並非要求該商標在所有的行政區域馳名,但至少必須在絕大部分省級行政區域馳名。僅在一省或數省馳名的商標,不應享受反淡化法保護。
TDRA要求馳名商標必須在"美國"廣為知曉。無論是原美國商標協會( USTA)的建議還是美國國會有關FTDA法案的報告,都要求受保護的商標在美國大部分地區馳名("the geographic fame of a mark must extend throughout a substantial portion of the U.S.")。眾議院的報告特別指出,隻在當地馳名或具有顯著性的商標的反淡·化問題應由州法解決。第二巡回法院在2001年的TCPIP案中也認為,國會的意圖不可能是賦予一個隻在小部分地區或小部分人口中享有小名氣的商標一種權利,禁止所有其他人在全國範圍內的所有商業領域使用這一商標的。這類商標不應視為《聯邦商標反淡化法》意義上的馳名商標,美國法院對這一結論並沒有表現出任何分歧的跡象。麥卡錫教授建議享受反淡化保護的商標應在全國75%以上人口所在地區馳名,或者必須在全國範圍內使用。
在歐盟,一號指令和《共同體商標條例》都要求尋求跨類保護的共同體商標必須在共同體內享有盛譽,但究為應在共同體全境享有盛譽,抑為隻需在一成員國享有盛譽,並不明確。《共同體商標條例》1980年的建議稿曾要求尋求擴大保護的共同體商標在共同體全境內享有較高聲譽,但1984年的建議稿去掉了"全境"二字。學者間對此亦存在認識上的分歧。有學者認為,隻在一成員國享有盛譽的商標隻能在一國受到這種擴大的保護。這種理解更為可信。如果認為在一國享有盛譽就滿足了在共同體享有盛譽的條件,區分國內商標( national trade mark)和共同體商標(communi-ty trade mark)就失去了意義。
在反淡化領域,美歐立法對商標馳名(或享有盛譽)的地理範圍的要求實際上有共同之處。美國雖然要求尋求聯邦反淡化法保護的商標在全美大部地區馳名,但美國有一半以上的州有自己的反淡化法,隻在一個或少數幾個州馳名的商標,仍可以根據州的反淡化法在有關的州獲得保護。歐盟雖然字麵上要求尋求跨類保護的共同體商標須在共同體內享有盛譽,但一號指令和《共同體商標條例》同時允許各成員國製定自己的立法,對隻在一成員國境內享有盛譽的商標提供跨類保護。不僅如此,正如前文所述,對於尋求跨類保護的共同體商標是否必須在共同體全境或大部分地區享有盛譽,至今仍不明確。總之,美歐立法實際上允許隻在一個較小區域內馳名或享有盛譽的商標,根據該區域的立法,在該區域範圍內獲得反淡化保護。
(三)商標馳名的公眾範圍
在先商標如果隻在相關公眾中馳名而不是在一般公眾中馳名,不能依反淡化法獲得跨類保護。但其能否在"相關公眾"的範圍內獲得反淡化保護,換句話說,如果在先商標隻在相關公眾中馳名,在後商標也用於相同或類似商品,在混淆的可能無法認定時,在先商標所有人能否基於淡化阻止在後商標在相同或類似商品上的注冊或使用?這是一個頗具爭議的問題。在美國,隻在本行業馳名的商標所具有的名氣被稱為"小名氣"(niche fame),其所涉及的市揚被稱為"小市場" ( niche market)。對於這種"小有名氣"( niche market fame)的商標能否給予反淡化保護,美國商標法理論界和實務界曾經存在讚成和反對兩種明確對立的觀點。讚成者通常引用的理論根據有兩個,一是前美國商標協會的建議稿,二是《第三次不公平競爭法重述》。美國商標協會在1987年的建議稿中指出:"淡化可能發生在此購買者群體,而非彼購買者群體。例如,如果一個商標在產業層次上馳名而在消費者層次上不馳名,則在產業層次上而非在消費者層次上提供保護就是適當的。"《第三次不公平競爭法重述》指出:"一個隻在特定類別或群體的購買者中具有高度顯著性的商標,可以禁止在該特定類別或群體中的淡化性使用。例如,一個商標可能隻在某種特定類型產品的購買者中具有高度顯著性。在這種情況下,保護商標的顯著性免受淡化就是適當的,但這種保護僅應針對在這一特定類別的購買者中的使用。在更廣的市場上對該商標使用盡管可能導致在受保護的市場上產生附帶的淡化效果,這種使用通常也是不可訴的。"從上述兩段文字看,僅在特定的公眾群體中馳名的商標,確實可能在該群體範圍內獲得反淡化保護,美國也確實存在這樣的判例,其中以第三巡回法院在Times Mirror案中的判決理由最具典型意義。該判決稱:"我們確信,當原告和被告都在相同或相關聯的市場上經營時,隻要原告的商標在該小市場( niche market)上具有高知名度(a high de-gree of fame),一個並未在一般公眾中馳名的商標就仍然有權獲得反淡化保護。"
但不少學者和法官強烈反對上述做法。第三巡回法院的巴裏(Barry)法官在上述案件的不同意見中指出,"有名氣意味著有大名氣"(Fame means FAME)。在巴裏法官看來,如果可以在一個小市場中認定馳名商標,那麼隻要把這一市場定義得足夠小,任何商標都可能成為馳名商標。這樣一來,反淡化法將完全取代基於混淆的商標侵權法。巴裏法官認為,於該案所涉情形,完全可以適用傳統的混淆標準予以救濟,而沒有必要適用反淡化法。商標法權威麥卡錫教授也表達了對僅具有小名氣的商標給予反淡化保護的擔憂,認為這樣做可能改變和取消傳統的混淆規則。他認為,在早期,商標侵權領域采取的是限製性的混淆標準,那時尚有適用淡化理論的必要;但現代由於采用了在"關聯商品"上的混淆可能的標準,商標法的保護範圍已較過去為寬,因而對淡化理論的需求已不是太大。他還進一步指出,承認"小名氣"理論還會導致一種具有諷刺意義的效果:反淡化理論本來是為了禁止他人在非類似商品上使用與在先的馳名商標相同或近似的商標而提出的,如勞斯萊斯褲子,柯達鋼琴,別克阿司匹林,杜邦鞋,等等。而適用"小名氣"理論的效果卻恰恰是在先商標所有人不能禁止他人在非類似商品上使用與在先商標相同或近似的商標,而隻能在相同或類似商品上禁止此種使用。這顯然不符合淡化理論的初衷。
理論和實務界在上述問題上認識的混亂,是促成美國對FTDA進行修改的主要原因之一。根據TDRA,一個商標必須在美國的一般消費公眾中廣為知曉,才能被認定為馳名商標。因此,僅在"小市場"上馳名的商標,不屬於TDRA所稱的馳名商標,因而不管是在同類或跨類商品上,都不可能獲得聯邦層次上的反淡化保護。
對於一個商標需要在多大的公眾範圍內馳名才能獲得聯邦層次上的反淡化保護,美國理論界和實務界過去曾一致認為,該商標除了必須在其自身所在領域馳名外,還必須同時在在後商標所在領域也馳名。美國商標評審委員會曾以在專門銷售給食品加工行業的魚油上使用的商標為例指出,如果該商標與一個用於微生物化學品的馳名商標相同,而該化學品隻銷售給從事研究的實驗室,則用於魚油的商標不構成對用於化學品的馳名商標的淡化。其主要理由是這兩個領域的人員不發生重疊。在1989年審理的Lexis案中,法院也指出,隻有原告的商標在自己的領域非常馳名,從而在被告市場上的"重大比例"(signicant percenLage)的公眾中也馳名,淡化才有可能發生。而在該案中,盡管原告的商標在其自身的貿易領域很馳名,但一般公眾(此案中由於被告的商標用於汽車,因而被告所麵對的公眾即一般公眾)中隻有1%的人知道Lexis是一個商標。由於原告的商標在被告的領域不馳名,因而被告對Lexus的使用不構成對Lexis的淡化。但對於多大比例才構成"重大比例",沒有一家法院明確予以界定。麥卡錫教授建議,如果這一比例低於50%,該商標就不應認定為馳名商標。