第四章淡 化 第一節商標淡化理論的發展曆程
一淡化概念的界定
"淡化"譯自英文中dilution一詞，有"稀釋"、"衝淡"等含義。盡管德國法院在1925年的Odol案中即使用了淡化的概念，但一個普遍接受的淡化定義並沒有出現。商標淡化的理論與實踐在美國表現得最為成熟和豐富，但在一段很長的時期內，美國也沒有一種被普遍接受的、統一的淡化定義，學者和法官在對"淡化"進行定義時使用的措辭五花八門。這種統一定義的缺乏，導致很多法院在涉及商標淡化的案件中，隻是倉促地得出存在或不存在淡化的結論，而對什麼是淡化本身分析不足。而且，從大量判例中可以看出，不同法院對什麼是淡化、淡化如何構成等問題看法並不一致。在1992年美國商標協會推出州示範商標法之前，雖然已有20多個州有了反淡化法，但絕大多數州的立法並沒有就淡化作出定義。隻是在1995年《聯邦商標淡化法》(Federal Trademark Dilu-tion Act，以下簡稱FTDA)出台之後，美國才在聯邦層麵上有了一個統一的淡化定義。
FTDA對淡化的定義是："淡化"是指馳名商標(famous mark)指示和區別商品或服務能力的削弱，無論馳名商標所有人與其他當事人之間是否存在競爭，或者是否存在混淆、誤解或欺騙的可能。這一概念包含以下幾個要點：
第一，反淡化法的保護對象是馳名商標，非馳名商標不能受反淡化法保護。
第二，淡化是指馳名商標標示商品或服務來源的能力的削弱。這與將淡化界定為馳名商標銷售能力或廣告價值的削弱等存在一定差異。
第三，當事人間是否存在競爭關係對淡化的構成沒有影響。這意味著，在後商標即使使用在相同或類似商品或服務上也可能構成淡化。
第四，是否存在混淆、誤解或欺騙的可能，對淡化的構成也沒有影響。這意味著，淡化的構成並不排除同時存在混淆的可能。
但FTDA的頒布並沒有完全解決理論界和實務界在商標淡化問題上的既有爭論。不僅如此，它的一些不明確規定還引起了一些新的爭論，而美國聯邦最高法院2003年在莫新利( Moseley)案中對FTDA相關規定的解釋更招來廣泛批評。鑒於這種情形，美國國會於2006年10月通過《商標淡化修正法》(Trademark Dilution Re-vision Act，以下簡稱TDRA)對FTDA進行了重大修改，其中包括對淡化定義的調整。
TDRA沒有沿用丌DA對淡化下一個籠統的定義的做法，而是將商標淡化行為明確分為弱化的淡化和醜化的淡化兩種，並分別加以定義。根據該法，弱化的淡化是指由一個商標或商號與馳名商標之間的相似性所引起的削弱馳名商標顯著性的聯想；醜化的淡化是指由一個商標或商號與馳名商標之間的相似性所引起的損害馳名商標聲譽的聯想。這種分別定義的方式避免了FTDA中的淡化定義不能合理地包含醜化的缺陷。除此之外，其對弱化的淡化所作的定義與rrDA中淡化的定義並沒有實質區別，即仍著眼於馳名商標顯著性或區別力的削弱。
除了TDRA外，世界知識產權組織1996年《關於反不正當競爭保護的示範規定及其注釋》將"弱化"（即淡化-dilution．世界知識產權組織中文本將其稱為"弱化"）定義為：降低商標、廠商名稱或其他企業名稱、產品外觀或產品或服務介紹、或名人或著名虛構人物的區別性特征或廣告價值。
和許多其他概念一樣，淡化的概念並不是一種先驗的存在，而是立法者的創造。而立法者定義這一概念的依據應是社會生活的現實。國外對淡化的定義能否為我國將來相關立法所采用，尚需對這一概念作深入分析。筆者認為，對淡化的定義至少應考慮以下因素： 第一，反淡化法保護的對象。習慣上，人們會不自覺地將反淡化法與對商標的保護聯係起來，即認為反淡化法的保護對象就是商標權。但客觀現實卻不是這麼簡單。世界知識產權組織的前述《示範規定》顯然將反淡化保護擴展到了商標以外的廠商名稱或其他企業名稱、產品外觀或產品或服務介紹、或名人或著名虛擬人物的區別性特征和廣告價值。而美國也有不少判例將反淡化法的保護範圍擴展到商號、廣告宣傳用語和商業外觀等。此外，即使將反淡化法的保護對象僅限於商標，什麼樣的商標有資格獲得反淡化保護亦需要研究。例如，反淡化保護應否適用於所有的商標？除文字商標和普通的圖形商標外，對立體商標、顏色商標等是否也應給予反淡化保護？
第二，反淡化法所禁止的行為的範圍。即立法者意欲將哪些行為視為淡化行為而予以禁止。目前，我國理論界通常將淡化行為分為弱化（blurring）、醜化（tamishment）和退化(genericide)三種。但這種劃分實際上主要來自於美國。但這樣的劃分是否適當，是值得研究的。在美國，弱化和醜化一般被認為是典型的淡化行為，但也並非不存在爭議。而對於退化行為，TDRA並未將其納入淡化的範圍。《第三次不公平競爭法重述》則明確反對將其作為淡化的一種。此外，也有判例認為，淡化行為不止弱化和醜化，還包括其他行為。對淡化的不同定義方式可能使其規製的行為類型也不相同。
第三，淡化與混淆的區別。一些國家和地區涉及反淡化的立法，如歐盟一號指令第4條第3款等，既可適用於存在混淆的情形，也可適用於不存在混淆而隻存在淡化的情形。筆者認為，這種立法之所以仍然有效，正是因為其回避了淡化的概念。美國在FTDA出台之前，也有很多將混淆和淡化混為一談，或者將混淆作為認定淡化的條件的判例。由於淡化是一個不同於混淆的獨立概念，其定義也必須體現出這兩個概念的區別。
綜合上述考慮，筆者認為對淡化宜作如下定義：
淡化是指高度馳名且具有突出顯著性的商標顯著性的喪失或嚴重削弱。
這一概念包含以下要點：
1．反淡化法的保護對象僅限於商標，本文不主張將其擴大到其他商業標誌；
2．僅高度馳名且具有突出顯著性的商標有資格享受反淡化法保護，普通商標和僅在相關公眾中馳名的商標不能受此保護；
3．淡化行為損害的是高度馳名商標的顯著性，而不是商標的銷售能力( selling power)，這使得醜化行為不被包括在淡化之列；
4．淡化的後果是高度馳名商標的顯著性完全喪失或嚴重削弱，這使得受到法律禁止的淡化行為的範圍受到嚴格限製；也使混淆行 為與淡化行為得以區別，因為混淆不會導致在先商標顯著性的喪失或削弱。
二反淡化法的產生與發展
（一）商標權保護範圍的演進
商標權的保護範圍經曆了三次擴張。在早期，商品生產者直接銷售其商品，商標也直接表明生產者的身份，對商標權的保護是由競爭法來完成的。商標權人對未經其授權盜用其商標者，隻能基於欺詐提起訴訟。此種訴訟在英美法上被稱為仿冒(passing off)之訴。1837年，在美國的第一個商標案中，馬薩諸塞最高法院即指出，在不能證明欺詐時，原告對其商標不享有排他性權利。但1844年，在第一個由美國聯邦法院作出的商標判決中，對商標侵權的認定標準出現了變化的跡象。斯托裏（Story法官在該案巾指出，商標侵權是"明顯而故意的......其目的是為了欺騙公眾並攫取原告通過其技藝、勞動和奮鬥而獲取的正當收益"。該案對商標侵權的認定已不完全限於被告對公眾的欺詐，阻止被告攫取商標權人的正當收益已經被納入對侵權認定的考慮因素之內。不過，對公眾的欺詐似乎仍是認定侵權的條件之一。而1848年紐約最高法院審理的Amoskeag案則完全突破了商標權原有的保護範圍，杜爾( Duer)法官在該案中除了強調衡平法院打擊欺詐的職責外，同時指出，原告對其通過卓越技藝和奮鬥而獲取的利益，享有優先和排他的權利，有必要保護此種利益免受他人攫取。"隻要公眾在事實上被誤導，無論是基於故意還是別的原因，都應簽發禁令"。該案之後，原告在指控侵權時不再需要證明被告的欺詐意圖，而隻需要證明存在混淆。商標權的保護範圍從防止欺詐到防止混淆，實現了第一次擴張。
但早期的混淆概念僅限於對商品的直接提供者的混淆，即相關公眾誤以為在後商標所標示的商品是來自在先商標所有人。隨著商標許可使用現象在現實經濟生活中大量出現，混淆的概念已從產源的混淆擴大到商品本身的混淆和讚助、聯合、代理、許可等的混淆（參見本書第三章第一節）。隨著混淆概念的擴張，商標權的保護範圍也隨之出現第二次擴張。
商標權保護範圍的第三次擴張體現為從防止混淆到防止淡化。理論界一般認為，商標淡化的概念最早出自德國1925年的Odol案。該案中，申請人用於漱口劑的Odol商標被法院認定為馳名商標，被申請人則將該商標用於鋼製鐵道枕木。法院在支持撤銷被申請人的注冊的判決中指出："由於雙方的商品完全不同，因此當事人雙方確實沒有發生實際的競爭。但雙方是否競爭與本案無關。原告通過采用一個有吸引力的文字，創造了一種對其產品的需求。正是通過原告經年的商業活動，這一文字才獲得了銷售力。......如果原告商標的重要地位被削弱，他與其他漱口劑生產商進行競爭的能力就會受到損害。"法院認為，公眾在看到這一商標時，可能會想到原告的漱口劑，並且會以為使用這一商標的另一產品也具有與原告的產品同樣優良的品質。法院因而得出結論，原告的利益在於阻止對其商標的淡化。Odol案可能隻是明確使用淡化概念的第一個案件。將商標權保護範圍從防止混淆擴大到防止淡化的判例實際上早已產生，隻不過此前的判例表麵上仍然以混淆理論為基礎。早在1898年，英國法院即禁止被告在自行車上使用柯達商標。盡管該案判決是基於仿冒理論而作出，即仍以混淆理論作為其理論基礎，但法院的推論卻顯得有些牽強：法院認為，原告很可能在將來製造並銷售專門用於運送其"柯達"產品的自行車。該案被一些學者認為是對商標權實際上適用反淡化保護的最早的判例。在美國，與Odol案處於同一時期的Yale案以及稍後的Tiffany案等，也都被認為是對商標權實際上適用反淡化保護的代表性判例，盡管法院在上述判例中仍在表麵上堅持混淆理論。
不過，從上述判例的出現到反淡化理論在司法實踐中得到廣泛采納，其間經曆了一個較長的發展時期。在德國，雖然Odol案的判決得到了最高法院的肯定，但實踐中基於淡化而提出的請求得到法院支持的案例卻仍屬罕見。德國法院更多的是通過擴大對混淆的解釋，即在一種更寬的意義上理解混淆的危險，來達到與適用淡化理論同樣的效果。在美國，謝切特( Schechter)於1927年即在《哈佛法律評論》上發表了其著名的《商標保護的理性基礎》一文，但直到1947年，馬薩諸塞州才通過了美國第一個州反淡化法，而美國《聯邦商標淡化法》(FTDA)則遲至1995年--謝切特的論文發表後近70年--才得以問世。該法將商標淡化定義為："削弱馳名商標(a famous mark)指示和區分商品或服務的能力的行為，不管在馳名商標所有人與他人之問是否存在競爭關係；或者是否存在混淆、錯誤或欺詐的可能。"歐盟和其他一些國家的反淡化立法則大多在20世紀80年代以後才開始出現。不過到目前為止，對馳名商標提供反淡化保護已不是個別國家的立法現象。
（二）反淡化法在美國的發展
1判例的發展
商標淡化理論經曆了一個緩慢的發展過程。在Odol案之前和之後的一段時期，與該案案情類似的案件為數並不少，但鮮有法院以淡化為由支持原告的請求，禁止被告在非類似商品上使用與原告的商標相同或近似的商標。例如，同樣在德國，1905年漢堡上訴法院即拒絕禁止他人在浴缸上使用Kodak商標，理由是公眾不可能認為這些浴缸是來自柯達公司，亦即不可能引起混淆。而在1898年英國的柯達案中，法院雖然禁止被告在自行車上使用柯達商標，但理由是"原告很可能在將來生產並銷售專門用於運送其'柯達'產品的自行車"，從而引起混淆。
在美國，1928年的Yale案雖然在理論界被廣泛認為實際上適用了淡化理論，稍後的Tiffany案則是另一起真正適用淡化理論的典型案例。該案原告用於珠寶產品的Tiffany商標為馳名商標，被告為一家電影公司，使用Tiffany作為其名稱並且也以鑽石和其他珠寶作為其廣告的一部分。在判決中，法院雖然表示遵循混淆理論，但卻直接引用了謝切特的分析，認為"在這類涉及非競爭商品的案件中，真正的損害是由於商標和名稱被使用於非競爭的產品上，其在公眾腦海中的形象和影響力逐步削弱或降低"，法院因而禁止被告使用與原告相同的商標。此外，類似案件還有1924年的Vogue案，1925年的Rolls-Royce案和1929年的Dunhill案。這些案件中的被告均被禁止在不同商品上使用與原告相同的商標。而在1937年的Mindlin案中，謝切特論文中的觀點再次被引用。1947年美國第一部州反淡化法出台前夕，馬薩諸塞聯邦法院在Bulova案判決中直接使用了淡化的概念。法院指出："衡平法院進行幹預的基礎不是原告和被告之間存在競爭關係，而是被告行為的不公平性"，"被告（對商標）的使用，即使是在非競爭性的商品上，也會導致原告聲譽的損害，並淡化原告商標的品質。"
上述案件（除1905年德國的Kodak案外）的共同特點在於它們都突破了傳統的商標權保護範圍的界限，將商標權的保護範圍擴大到完全不具有競爭關係，甚至也很難說具有任何"關聯"( related)的商品上。從具體案情和法院的判決意見來看，部分案件完全具備商標淡化案的特征。但是，盡管也有法院在判決意見中直接引用了謝切特的論文或直接使用了淡化的概念，卻沒有一份判決是直接依據淡化理論作出的。法院作出判決的主要依據仍然是傳統的混淆理論。但一些根據混淆理論作出的推論卻顯得十分牽強，很難令人信服，如英國1898年的柯達案。該案如果發生在當代，法院完全可能將其作為商標淡化案處理。通過以上分析我們可以看出，運用混淆理論（即使是發展了的混淆理論）無法合理解釋的商標侵權現象，其實很早即已出現。
1947年5月，美國馬薩諸塞州通過了美國第一部也是世界第一部涉及商標淡化的成文法。隨後，美國其他各州紛紛仿效，陸續製定了自己的反淡化法。但是，很多法院在商標淡化問題上的傾向性態度並未隨著成文法的出現而立即發生重大變化。在相當長的時期內，多數法院總體上對商標淡化理論仍持排斥態度。不過，隨著這一時期成文的反淡化法在各州陸續出台，美國法院的態度開始出現分化。一些法院通過對淡化的構成設置各種條件，尤其是將混淆作為構成淡化的前提條件，實際上排除了反淡化規定的適用。1953年的Kent案即是法院通過對淡化設置各種條件從而導致淡化理論實際上得不到適用的典型例證。該案中，原告的Kent商標用於梳子和刷子，被告將這一商標用於卷煙。除混淆的指控外，原告還明確提出了淡化的指控。法院雖然沒有直接否定淡化理論，但卻指出，淡化案僅限於存在混淆、玷汙、原告擴張到被告領域的合理可能、被告搶奪了原告的生意或有其他直接損害的場合。由於上述情形在本案中都不存在，因此不存在淡化。